（2019）湘知民終567號(hào)
7.4.1 風(fēng)險(xiǎn)管理
應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：
b) 定期監(jiān)控產(chǎn)品可能涉及他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)的狀況，分析可能發(fā)生的糾紛及其對(duì)企業(yè)的損害程度，提出防范預(yù)案；
背景信息
利惠公司申請(qǐng)了第2023725號(hào)、第14212864號(hào)、第75383號(hào)商標(biāo)并將它們標(biāo)注在旗下品牌“l(fā)evi’s”牛仔褲的后褲兜上，標(biāo)注方式為對(duì)上述三個(gè)商標(biāo)進(jìn)行了一定設(shè)計(jì)使它們對(duì)牛仔褲起到了一定的裝飾作用。
A公司生產(chǎn)的牛仔褲后褲兜使用了上述利惠公司的設(shè)計(jì)，并在后褲兜處標(biāo)注了自家擁有的商標(biāo)。A公司的牛仔褲僅在位于某百貨公司內(nèi)的A公司服飾專賣店進(jìn)行了銷售。
裁定書（節(jié)選）要點(diǎn)：
本案二審爭(zhēng)議焦點(diǎn)為：（一）某百貨公司、A公司、A公司服飾專賣店是否侵害了利惠公司的涉案商標(biāo)權(quán)……
（一）某百貨公司、A公司、A公司服飾專賣店是否侵害了利惠公司的涉案商標(biāo)權(quán)。……判斷被訴侵權(quán)行為是否構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)判斷被訴侵權(quán)行為是否屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為，被訴侵權(quán)商品或服務(wù)與注冊(cè)商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)是否相同或類似，并判斷被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)與該注冊(cè)商標(biāo)是否相同或近似，以及是否會(huì)造成相關(guān)公眾的混淆或誤認(rèn)。
1.關(guān)于商標(biāo)性使用?！吨腥A人民共和國(guó)商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定，“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為?！?/span>判斷被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)是否屬于商標(biāo)性使用，應(yīng)以相關(guān)公眾是否通過相應(yīng)標(biāo)識(shí)的使用方式而區(qū)分商品來源為判斷標(biāo)準(zhǔn)，而這往往與訴請(qǐng)保護(hù)標(biāo)識(shí)的知名度、商品特點(diǎn)及商標(biāo)標(biāo)注慣例等因素相關(guān)。訴請(qǐng)保護(hù)商標(biāo)的知名度越高，在相同或類似商品或服務(wù)領(lǐng)域，與其相近似的標(biāo)識(shí)對(duì)相關(guān)公眾會(huì)產(chǎn)生更大影響。若該相近似標(biāo)識(shí)被突出使用，往往更容易起到指示商品來源的作用。本案中，從涉案商標(biāo)的顯著性和知名度來看，首先，……三枚涉案商標(biāo)的設(shè)計(jì)均具有一定的顯著性和識(shí)別性，且獲得注冊(cè)本身就能夠說明涉案商標(biāo)具有一定的顯著性。因此，在被上訴人不能證明涉案標(biāo)識(shí)已經(jīng)成為牛仔褲等商品通用裝飾性圖案的情況下，不應(yīng)認(rèn)定該商標(biāo)缺乏顯著性和識(shí)別性。其次，利惠公司將涉案商標(biāo)主要用于其“l(fā)evi’s”品牌牛仔褲的后褲袋上，在對(duì)外宣傳時(shí)，也與其“l(fā)evi’s”牛仔褲系列產(chǎn)品共同宣傳，并通常采取組圖或突出的形式宣傳涉案三枚商標(biāo)，這種使用和宣傳方式使得涉案商標(biāo)在消費(fèi)者群體中獲得很高的聲譽(yù)和認(rèn)同度，其顯著性和識(shí)別性得到強(qiáng)化，將涉案商標(biāo)用于“Levi’s”品牌牛仔褲后袋上的方式已成為“Levi’s”牛仔褲的標(biāo)志性元素之一，涉案商標(biāo)與利惠公司的“Levi’s”牛仔褲在相關(guān)公眾中已經(jīng)建立了穩(wěn)定聯(lián)系。再次，基于牛仔褲商品的特點(diǎn)，商標(biāo)的標(biāo)注方式和位置有限，將商標(biāo)標(biāo)注在后褲袋上系行業(yè)慣例，被訴侵權(quán)產(chǎn)品上自己的紅色小標(biāo)亦標(biāo)注在后褲袋上即可說明這點(diǎn)。綜上，被上訴人將被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)突出使用在牛仔褲后兜上，容易被相關(guān)公眾關(guān)注到，同時(shí)基于訴請(qǐng)保護(hù)商標(biāo)的知名度和牛仔褲商品的商標(biāo)標(biāo)注慣例，該突出標(biāo)識(shí)更容易讓相關(guān)公眾聯(lián)想到商品來源，客觀上起到了識(shí)別來源作用，系商標(biāo)意義的使用。
2.關(guān)于商品是否相同。本案被控侵權(quán)商品是牛仔褲，涉案第2023725號(hào)、第14212864號(hào)、第75383號(hào)商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)類別均包括牛仔褲，因此屬于相同商品。
3.關(guān)于被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)與涉案商標(biāo)是否構(gòu)成相同或近似。經(jīng)比對(duì)，被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)與涉案第2023725號(hào)商標(biāo)在弧線設(shè)計(jì)、走向、交叉、菱形框及框內(nèi)橫割線等方面基本相同，兩者在視覺方面基本無差別，構(gòu)成相同商標(biāo)。被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)與第14212864號(hào)商標(biāo)二者整體形狀、構(gòu)成要素、各要素的具體位置、雙弧線的設(shè)計(jì)及形狀等方面基本相同，構(gòu)成近似商標(biāo)。被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)與第75383號(hào)商標(biāo)商標(biāo)二者整體形狀、構(gòu)成要素、各要素的具體位置等方面基本相同，構(gòu)成近似商標(biāo)。
4.關(guān)于混淆可能性。被上訴人主張被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)屬于裝飾圖案使用，且同時(shí)使用了自己的商標(biāo)，并且是以專賣店的形式銷售，不會(huì)對(duì)相關(guān)公眾造成混淆誤認(rèn)。本院認(rèn)為，注冊(cè)商標(biāo)的知名度越高，越容易受到他人攀附；注冊(cè)商標(biāo)的識(shí)別性和知名度越強(qiáng)，相關(guān)公眾越容易認(rèn)為被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)的商品或服務(wù)來源于商標(biāo)注冊(cè)。
本案中，首先，被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)在實(shí)現(xiàn)裝飾功能的同時(shí)，并不能否認(rèn)其可以作為識(shí)別商品來源的商標(biāo)進(jìn)行使用。其次，后褲兜上的被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)處于顯眼位置，在涉案商標(biāo)經(jīng)過利惠公司的宣傳使用具有了較高的知名度、承載利惠公司產(chǎn)品的商譽(yù)和美譽(yù)度、與利惠公司建立了穩(wěn)定聯(lián)系的情況下，被上訴人在牛仔褲后褲袋上使用與涉案商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識(shí)，在隔離狀態(tài)下，易使相關(guān)公眾誤認(rèn)為該牛仔褲與利惠公司或其涉案注冊(cè)商標(biāo)的商品存在某種特定聯(lián)系，造成一定的混淆。且潛在消費(fèi)者也應(yīng)當(dāng)列入商標(biāo)法及相關(guān)司法解釋規(guī)定的“相關(guān)公眾”范圍內(nèi)，即使購(gòu)買者本身沒有產(chǎn)生混淆。但購(gòu)買者在實(shí)際使用被訴侵權(quán)牛仔褲時(shí)，牛仔褲后兜容易被注意到，可能會(huì)導(dǎo)致其他潛在消費(fèi)者對(duì)商品的來源產(chǎn)生混淆。再次，即使被訴侵權(quán)商品系通過專賣店銷售，但基于涉案商標(biāo)的高知名度和顯著性，被上訴人銷售帶有與涉案商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識(shí)的牛仔褲的行為，仍然容易使相關(guān)公眾誤認(rèn)為被上訴人與利惠公司存在一定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，且被上訴人未提交任何證據(jù)證明被訴侵權(quán)牛仔褲上第1293265號(hào)商標(biāo)、第3246268號(hào)商標(biāo)的知名度。同時(shí)，涉案第2023725號(hào)商標(biāo)在中國(guó)注冊(cè)時(shí)間較長(zhǎng)，并被長(zhǎng)期、大量使用和積極維權(quán)，已經(jīng)具有較高的商業(yè)價(jià)值，任由與該商標(biāo)相近似的雙弧線圖形廣泛使用于后兜裝飾，將導(dǎo)致涉案注冊(cè)商標(biāo)的顯著性受到侵蝕，最終淪為在牛仔褲、休閑褲上普遍使用的裝飾圖案，進(jìn)而喪失其作為注冊(cè)商標(biāo)的識(shí)別功能和市場(chǎng)價(jià)值。基于對(duì)注冊(cè)商標(biāo)市場(chǎng)價(jià)值的保護(hù)，對(duì)此類行為，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以制止。綜上，A公司服飾專賣店銷售侵害利惠公司第2023725號(hào)、第14212864號(hào)、第75383號(hào)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
